——评宝钛公司与谢某专利权转让纠纷案
【案号】
（2017）陕01民初459号
（2018）陕民终27号
【裁判要旨】
合同法规定当事人对合同的效力可以约定附条件，附生效条件的合同自条件成就时生效；同时还规定依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。涉案合同经双方签字盖章，同时约定了附生效条件，虽然合同尚未生效，但已经成立，对各方当事人仍有法律约束力，当事人未按合同约定履行自己的义务，应承担违约责任。
【案情简介】
谢某是名为“射腊成型模具”实用新型专利（专利号：ZL201420627211.3）的权利人。2015年2月9日，宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司（下称宝钛公司）与谢某签订《技术转让（专利权）合同》，约定谢某将上述专利转让给宝钛公司。双方当事人在涉案合同第九条约定，转让价款分三批支付；第五条约定，谢某在收到第一笔款项后开始办理专利权转让登记事宜，于2015年6月15日前办妥专利权转让登记并公告；第十九条约定，本合同自国家专利行政主管机关登记之日起生效；第十一条约定了各自的违约责任承担事项。2015年2月10日，谢某向宝钛公司移交了实用新型专利全部申请文件、全部副本、专利证书、财务凭证等资料，但直到2017年，专利权人仍为谢某，而宝钛公司已付谢某199万元。宝钛公司遂于2017年4月以谢某未在2015年6月15日前将涉案专利转让至其名下且合同未生效为由，向西安市中级人民法院（下称西安中院）提起诉讼，要求谢某返还已付专利转让款199万元。谢某则提起反诉，认为其无需向宝钛公司返还任何款项及承担任何责任，同时要求宝钛公司向其支付剩余专利转让款131万元及逾期付款的违约金。
西安中院认为，涉案合同有双方当事人的签字盖章，虽然合同法规定当事人可以约定合同生效的条件，但涉案合同并不属于法律规定必须向国家专利行政主管机关登记才生效的合同，且合同对办理登记的主体约定不明，宝钛公司已经实际履行了合同约定的部分付款义务，谢某亦将约定的资料交付给了宝钛公司，综合合同已经部分履行的事实，合同已经生效。由于涉案合同已经生效，西安中院驳回了宝钛公司的诉讼请求，判决宝钛公司向谢某支付转让费65万元及违约金。
宝钛公司与谢某均不服一审判决，向陕西省高级人民法院（下称陕西高院）提起上诉。
陕西高院二审查明谢某是办理专利权转让登记事宜的主体，其余事实与一审查明的事实一致。陕西高院认为，当事人之间关于合同生效的条款符合法律的相关规定，涉案合同未在国务院专利行政部门登记，合同未生效。虽然该合同未生效，但该合同经双方签字盖章，合同已成立。根据合同法第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”在合同履行过程中，宝钛公司已支付谢某199万元，但谢某未按约定办妥专利转让登记并公告。根据双方合同约定，谢某应当退还宝钛公司199万元的转让款。由于谢某是办理专利权转让登记事宜的主体，谢某在收到首笔转让款后一直未开始办理专利权转让登记事宜，其违约在先，在2015年6月15日前也未办妥专利权转让登记并公告，其并未完成合同约定的义务。综上，陕西高院撤销一审判决，判决谢某退还宝钛公司199万元，驳回谢某的诉讼请求。
谢某不服二审判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院作出（2018）最高法民申3545号民事裁定，驳回谢某的再审申请，认同二审裁判理由与结果。
【法官评析】
在该专利权转让合同纠纷中，二审法院查明除谢某是办理专利转让登记事宜的主体外，其余事实与一审查明的事实一致，但该案却得出完全不同的两种结果，究其原因，关键在于两审法院对涉案专利转让合同是否生效认定不一，故其导致的法律后果也不同。
我国专利法第十条规定：“转让专利申请权或专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。”对于“登记和公告”是专利权转让合同的生效条件还是“转让行为”的生效条件，有两种观点。一种观点是登记和公告是专利权转让合同的生效条件，未经登记和公告，该转让合同未生效；另一种观点则认为根据“合同自由”原则，该转让合同有效，但未经登记和公告，专利权的转让不生效，即该专利权并不发生实际的移转，合同受让方并不能成为新的专利权人，但合同对双方当事人仍有约束力，违约一方应承担违约责任。但是，无论采用哪种观点都可以得出一个结论：登记是专利权转让有效的法定条件，未经登记不发生专利权转让效力。
因此，笔者认为，首先应当明确的是在该案中，双方当事人在技术转让合同第十九条约定：“本合同自国家专利行政主管机关登记之日起生效。”所约定的登记是专利权转让合同的生效条件，而非转让行为的生效条件。又根据合同法第四十五条第一款规定：“当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。”应当认定该《技术转让（专利权）合同》第十九条是对合同生效条件的约定，该约定不仅与科学技术部关于印发《技术合同示范文本》的通知（2001）244号中《技术转让（专利权）合同》格式文本相吻合，且该约定也不违反法律的强制性规定，相反却与专利法的上述规定相一致，该合同属于附生效条件的合同，该专利转让最终未在国家专利行政部门登记，合同生效条件未成就。因此，一审法院认为涉案合同已生效有失偏颇。
该案给我们的启示是，专利转让合同首先是合同法所规定的一类合同，无论是合同的成立、合同的效力、合同的履行，还是合同的违约责任等，都应当符合合同法的相关规定。关于合同的成立与生效，我国合同法第四十四条规定：“依法成立的合同，自成立时生效。”但是，该条还规定：“法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。”所以，成立与生效是两个不同的法律概念，成立的合同并不必然生效。如我国担保法规定的抵押合同等，依法成立的合同，须登记才有效。除此之外，当事人对合同生效另有约定的，依约定，该案例就属于当事人约定了附生效条件的合同。
其次，依法成立但未生效的合同仍具有法律约束力，当事人仍应严格履行合同义务。专利转让合同一经合法成立即具有法律约束力，当事人双方均负有一定的义务，合同双方约定将让与人进行专利转让登记、公告的义务作为合同的生效条件，不违反法律的强制性规定。若让与人未按合同约定履行义务，仅将专利证书等交付给受让人不能视为转让方已完成合同义务，则不能视为合同已生效，让与人应依法承担相应的责任。根据合同法第三百五十一条规定的“让与人未按照约定转让技术的，应当返还部分或者全部使用费，并应当承担违约责任”也可得知，专利转让合同产生让与人负担向受让人转让专利权的义务，违反该项义务应当承担违约责任，而且专利权转让合同发生法律约束力不以让与人使受让人取得专利权为前提，而是只要合同依法成立，对双方即产生了法律上的约束力。
与此同时，专利转让合同作为合同法所规定的一类合同，同样适用合同法一般原则的调整。在该案中，当事人在专利转让合同中约定附生效条件就体现了意思自治原则。合同产生法律约束力的原因在于当事人在行为时表达出来的意思本身，意思自治的核心就是充分尊重当事人内心的真实意愿即合同自由。合同当事人的法律地位平等，都享有自愿订立合同的权利，当事人应当遵循公平原则确定各自的权利和义务。因此，当事人在严格按照《技术转让（专利权）合同》格式文本订立合同，又遵守法律、行政法规、社会公德并尊重他人合法权益的情况下，我们应该对其在专利转让合同中约定的生效条件予以确认。此外，在附生效条件的专利权转让合同中，当事人应当遵循诚实信用原则，以尊重相对人的期待权。因为在生效条件成就之前，合同未生效，但是，不生效不意味着合同不具有约束力，双方当事人已置身于合同法律关系之中，任何一方均不得任意摆脱“法锁”的束缚，当事人应当为了避免对方的期待权不致落空而诚信行事。
总而言之，该案的典型性在于，专利权转让合同是否在专利权转让未登记，而当事人已经部分履行的情形下生效；未进行专利权转让登记是否属于未履行合同约定的义务，是否构成违约；移交了专利的全部申请文件、证书是否意味着履行了专利权转让合同的转让义务。知识产权只有在市场中交易，才能将其价值最大化，权利转让是知识产权交易的方式。该案判决对于厘清合同当事人在未对相关权利义务进行明确的情形下，专利权转让合同当事人之间应当承担的权利义务有着重要的实践意义。（涂道勇 张珮琪）
（编辑：蒋朔）
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