——评耿某诉贵州某矿侵犯发明专利权纠纷案
【案号】
（2017）黔01民初407号
（2017）黔民终689号
【裁判要旨】
当适用我国专利法进行侵权判定难以弥补当事人间权利、义务的失衡，而又缺乏具体的衡平条款时，可直接依据公平原则加以调整；且在涉及职务发明时，基于“举轻以明重”的法律解释方法，可以适当参考我国合同法、著作权法中的相关规定。
【案情介绍】
原告耿某系贵州某矿采煤副矿长，其2008年在开采该矿17号煤层时口头向煤矿单位提出针对该煤层情况的特殊开采技术方案设想，煤矿单位遂成立由耿某带领的技术方案研发小组，对方案加以研究和完善，并生产、安装技术方案中包含的设备。2008年8月至11月，设备陆续安装使用，节省了人力并提高了产煤效率，为此该矿对包括耿某在内的研发小组成员给予了经济奖励。
此后，煤矿单位放弃对该技术方案提交专利申请的权利，告知耿某可自行申请。耿某于2009年向国家知识产权局提交发明专利申请，并于2011年获得授权。在本案诉讼过程中，煤矿单位对该专利权属无异议。
现耿某认为，在其取得专利权后，煤矿单位无视专利权的存在继续实施该专利技术，并拒绝与其签订专利实施许可合同及支付报酬，已构成专利侵权，故诉至法院，请求判令煤矿单位赔偿其经济损失。
一审法院认为，煤矿单位在2008年即开始实施涉案专利，早于该专利的申请日，至今仍在原有范围内继续使用，故其提出的先用权抗辩成立。据此，法院判决驳回耿某诉讼请求。
耿某不服一审判决提出上诉，并提交新证据证明煤矿单位现已超出原有使用范围，煤矿单位对此予以认可，但辩称提交专利申请的权利系单位让与耿某。二审法院认为，煤矿单位在将提交专利申请的权利无偿让与耿某后，有权在业务范围内继续实施该专利，包括制造和使用专利产品。据此，法院判决驳回上诉，维持原判。
【法官评析】
一、公平原则的适用
法院经审理认为，在涉案发明创造的研发过程中，煤矿单位投入了大量人力物力和资金，可以认定该专利系主要利用本单位物质技术条件所完成，根据我国专利法第六条第一款的规定，提交专利申请的权利本应由单位享有。同时据我国专利法第六条第三款的规定，利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人可以通过合同对提交专利申请的权利作出约定。该案中，煤矿单位将提交专利申请的权利让与耿某，且在诉讼中仍无异议，据此可以认为在双方当事人间已达成合意，订立了一份无偿转让提交专利申请权利的合同，但该合同对让与人即煤矿单位在提交专利申请的权利转让后所能够享有的权利并未作出约定。
根据我国专利法第六十九条及相应司法解释的规定，煤矿单位现已超出使用涉案专利的原有范围，其主张的先用权抗辩不再成立，继而构成侵权，但如此认定将造成双方当事人间权利和义务明显失衡。“法是善良和公正的艺术”，为权利创设付出良多却又无偿让与权利者，不应反受该权利责难。因当事人间权利、义务关系是由合同创设，故可根据我国合同法第五条关于公平原则的规定，对本案双方当事人间的合同进行修补，即认为其中即使不包含对限制转让、利益共享、许可他人使用等的约定，至少也应包含单位可自己实施该专利的默示条款；同时为平衡双方利益，最大限度尊重民事主体意思自治与当事人合法权利，此处实施专利的方式应限于单位自行制造、使用，不包含销售、许诺销售和许可他人使用等方式。
二、其他法规的借鉴
涉案情况虽在我国专利法中缺乏对应规定，但在我国现行的其他法律法规中却可以找到调整类似情形的条款。如我国合同法第三百四十条第二款规定，对于合作开发完成的发明创造，合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以免费实施该专利。又如我国著作权法第十六条第一款规定，即使是在一般职务作品著作权由其作者享有的情况下，法人或者其他组织仍有权在其业务范围内优先使用该作品，同时在一定期间内著作权人许可他人使用作品的方式还会受到限制。
前述规定的参考意义在于，较之合作开发的发明创造和一般职务作品而言，职务发明创造中对本单位物质技术条件的利用往往更多，单位投入更大，法律对前者尚有此规定，则“举轻以明重”，对职务发明更应至少给予同等对待。而就提供适当激励以鼓励创新，促进文化繁荣、技术进步、社会发展，并在个人垄断与社会公共利益间寻求平衡的制度目的而言，前引规定应不存在较大差别。
三、结果衡平的检验
该案的裁判是在成文法缺乏明确规定的情况下，径行适用法律原则对当事人间失衡的利益进行调整，本身就是利益衡量的体现，因此也必须防止调整结果造成反向利益失衡，给权利人造成损害并破坏法律的稳定性，故有必要对裁判结果进行检验。笔者认为，在缺乏系统性研究的情况下，目前至少也应采用《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》和《与贸易有关的知识产权协议》中的“三步检验法”进行检验。该方法虽用于检验对著作权的限制是否合理，但集中反映了限制权利行使时对权利人合法权益的保护与对利益失衡的防范，展现了国际学术界当前的研究成果，具有很高的参考价值。
运用“三步检验法”分析该案裁判结果后可见，首先，该案所确定的裁判规则只是特例，仅能够在极其有限的情况下使用；其次，该规则不会妨碍专利的正常使用，既不会影响权利人自行使用，也不会给权利人许可他人使用及收取许可费造成障碍；最后，该规则并没有对权利人的合法权益造成不合理侵犯，因为煤矿单位对技术研发进行了大量投入，而耿某却无偿获得了该项技术的专利权，其中的价值已远大于耿某目前单次可获得的许可费收益。（贵州省高级人民法院 白帆）
（编辑：晏如）
（中国知识产权报独家稿件，未经授权不得转载。）