编者按
2017年4月1日开始实施的新修改的《专利审查指南》规定，专利权人在专利无效宣告程序中可以采用“权利要求的进一步限定”的方式，对授权专利的权利要求进行修改，以更好地保护发明创造。这种新的修改方式成为无效宣告程序的当事人以及业界所关注的热点。但在实践中，有些当事人对这一问题还存在一些模糊认识，这不利于专利权人有效利用好有限的修改时机。为了使当事人更好地把握“权利要求的进一步限定”的本质含义，本报特邀请国家知识产权局专利复审委员会专家对这一修改方式的理解与适用进行深入分析，希望能给读者以启发。
2017年4月1日起，修改后的《专利审查指南》（下称《审查指南》）开始实施。此次修改涉及的一项重要内容，是专利无效宣告请求审查程序（下称无效宣告程序）中与“专利文件的修改”有关的规则的调整。其中，主要的修改内容是将原《审查指南》第四部分第三章第4.6.2节中“权利要求的合并”调整为“权利要求的进一步限定”。
《审查指南》进一步对“权利要求的进一步限定”进行了定义：“权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围”。但在实践中，部分公众对如何理解和把握“进一步限定”与“缩小保护范围”，以及二者之间到底是什么关系，还存在困惑，本文拟对此进行解析。
一、修改的出发点
专利权是专利权人以其创新的技术贡献换取与之相称的合法垄断地位的排他权。专利权的保护范围以权利要求的内容为准，授权公告的权利要求具有公示作用：公示专利权人所拥有的排他性权利的范围，社会公众据此可以预测、评价自身行为是否侵犯专利权。
在授权后的确权程序中，各国专利法普遍对修改专利文件的方式和时机作出一定的限制。有限的修改时机和方式，既体现了授权程序与确权程序的不同分工，也体现了确权程序对专利权人权利和社会公众信赖利益的平衡。例如，美国和日本在实践中均明确了无效程序中的修改，原则上是权利要求“一换一”式的替换，用“更窄的”权利要求来替换原有的权利要求，从而实现保护范围缩小的目的。
我国2010版《审查指南》规定，授权后专利文件的修改仅限于在无效宣告程序中进行权利要求的删除、合并和技术方案的删除3种方式。其中，“权利要求的合并”的修改方式给了社会公众清晰的修改预期，但同时也给专利权人设定了过多的限制，导致修改的余地较小，修改后的权利要求的保护范围过小。近年来，公众要求放宽修改限制的呼声越来越高，有必要进行适度放宽。但是，这种放宽不是无限制的，出于维护授权权利要求公示作用、平衡专利权人权利和社会公众信赖利益等多方面的考虑，仍需对专利权人修改的方式进行限制，以体现程序价值。
二、修改的价值目标
（一）价值目标的具体体现
此次《审查指南》修改中涉及无效宣告程序“专利文件的修改”的相关内容，主要体现了无效宣告程序以下的价值目标。
首先是鼓励创新，保护专利权人的合法权益。修改后的《审查指南》适度放开了无效宣告程序中专利权人修改专利文件的方式，允许在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征以缩小保护范围，有利于专利权人作出相应合理的修改以避免专利权被宣告无效，从而提高了专利权人以及专利申请人发明创造的积极性。例如，在针对权利要求中某个技术特征没有得到说明书支持的无效理由进行修改时，按照《审查指南》修改之前的要求，只能把包含了得到支持的那些特征的权利要求的全部特征都引入，才能满足修改的规定，修改后权利要求的保护范围过小。按照进一步限定的方式进行修改，只需要把相应的特征补入到没有得到支持的权利要求中即可，这样的权利要求的保护范围相对较大，能够更好地保护发明创造。
需要指出的是，在授权程序中，申请人是主动撰写并提交申请文本，通过与审查员之间的单方磋商，在权利要求的修改上拥有较大的自由度和时机；而在确权程序中，专利权人是出于应对请求人提出的质疑而修改权利要求，是一种不得已的补救措施，既受到请求人无效宣告理由的影响，也受到授权程序所确定的权利要求布局的限制。
其次是平衡不同主体的利益诉求。一方面是平衡无效宣告程序中双方当事人的权利与义务，请求人针对授权文本提出无效理由，专利权人针对无效理由作出修改，请求人针对修改增加无效理由，强调双方当事人相互行为的“针对性”，体现了对双方当事人程序权利的对等考量。另一方面是平衡专利权垄断边界与社会公众信赖预期之间的关系。一件专利申请获得授权后，社会公众在阅读专利文件之后，不仅针对其保护范围最大的独立权利要求建立了信赖利益，针对其权利要求书中的每一项权利要求，都会建立信赖利益。如果在原权利要求不变的情况下允许新增一个保护范围较小的权利要求，同样损害了社会公众的信赖利益。
此次《审查指南》修改过程中，对于“是否应当允许专利权人将说明书特征补入权利要求书”这一问题也进行了审慎的考量。考虑到授权公告的权利要求书具有公示性，对专利文件的修改不能损害社会公众的信赖利益，最终采取了仅允许补入权利要求书中已有的技术特征的方案。
再次，是更好地促进确权程序与侵权纠纷审理程序的衔接。无效宣告程序通常与专利侵权纠纷相关联，经过无效宣告程序的审查，专利权利要求的效力及其保护范围应当有了清楚的答案，权利要求的效力与边界应当更加清楚、明确。对于正在审理的侵权案件而言，权利要求的稳定固然重要，但脉络清晰的修改预期以及权利要求体系的一贯性，对于侵权案件的审理预期同样重要。如果权利要求在修改的基础上被维持有效，则该修改后的权利要求也应当是可以预见的。增加权利要求、改变权利要求层次体系，将会导致专利侵权程序面临全新的问题和挑战，拖长纠纷处理的期限，不利于实质性争议的解决，专利侵权案件审理周期长这一问题的解决更是无从谈起。因此，修改后的《审查指南》将修改方式由“权利要求的合并”调整为“权利要求的进一步限定”，一方面使得专利权人拥有较之以往更为灵活的修改方式，另一方面也保证了修改后得到维持的权利要求书的技术特征此前均有记载、保护范围进一步缩小、层次结构无实质变化，从而有利于侵权纠纷审理程序有效地进行。
（二）程序规则与价值目标之间的关系
一方面，程序的价值目标共同决定了具体的程序规则。虽然不同的价值目标之间有时存在明确的主次之分，例如，对审查效率的追求应当位于合法、合理审查原则之下，即不得以牺牲当事人实体或程序性权利为代价去提高程序效率。但是在总体上，具体的程序规则都是多种价值目标共同作用的体现，例如，允许在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征以缩小保护范围的规则，就是在保护专利权人合法权益的同时，兼顾考虑权利要求书的公示性，以不损害社会公众的信赖利益，也有利于提高审查效率。
另一方面，在对具体的程序规则进行解释与适用时，价值目标具有指导作用。成文法的规则应当尽可能明确，但规则本身又是抽象而概括的。因此，当将抽象的规则适用于具体案情时，往往需要对规则进行解释，此时便需要以价值目标作为指导，以确定解释的向度。例如，修改后的《审查指南》允许对权利要求书中的明显错误进行修正，其中的“明显错误”一词就相对抽象，需要进行解释。对此，可以采用体系解释的方法，参照《审查指南》中的定义“所谓明显错误，是指不正确的内容可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出来，没有作其他解释或者修改的可能”进行理解。
三、对“进一步限定”式修改的理解
（一）文义解释
修改后的《审查指南》允许对权利要求作进一步限定，权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围。从文义解释的角度，上述规定采用了“行为+结果”的阐述方式，明确了“限定”的行为是在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征；也明确了“限定”的结果，是缩小保护范围。所谓“缩小保护范围”是相对该被修改的权利要求的原保护范围而言，通过“限定”式的修改，该权利要求的原保护范围已经不复存在，只留下“缩小后的保护范围”。换句话说，是以缩小后的保护范围，替换此前较大的保护范围。无效程序中修改专利文件的目的，是通过让渡一定的权利范围，来换取权利的稳定性。
因此，对权利要求作进一步限定式的修改，需要同时满足“行为”和“结果”两方面的要求，缺一不可。仅在权利要求中补入技术特征而结果上并未缩小该权利要求的保护范围，例如，通过补入特征撰写了一个新的更小范围的权利要求，但保留了原权利要求，即原保护范围依然存在，这是不符合“进一步限定”的含义的。通过上述文义解释角度的分析，“进一步限定”式的修改，应当是通过在所要修改的权利要求中补入原权利要求书中其他权利要求的一个或多个技术特征，形成一个新的保护范围更小的权利要求，以代替原来的权利要求，原来的权利要求不再保留。
（二）体系解释
专利法上不同的程序解决不同的问题，不同程序中可对专利文件进行修改的尺度也不同，总的来说是随着程序的推进，可修改的尺度逐步缩小。授权程序允许申请人在特定的时间段主动修改，其他时间只允许消除通知书指出的缺陷；确权程序中专利权人应当针对无效理由进行修改，以消除无效理由所针对的缺陷，而非重新撰写、布局权利要求体系；到了侵权程序，则不允许专利权人再修改权利要求，必要的时候裁判者可以对保护范围进行解释。因此，可以参考《审查指南》中实质审查程序与专利文件修改相关的规定，“举轻以明重”，来把握无效宣告程序中修改专利文件的尺度。
《审查指南》第二部分第八章“实质审查程序”第5.2.1.3节“答复审查意见通知书时的修改方式”中规定：在答复审查意见通知书时，对申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改，“主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过”，则属于没有针对通知书指出的缺陷进行修改的情形，是不予接受的修改方式。
可见，在修改规则相对宽松的实质审查中，增加权利要求的修改方式通常都是不被接受的，其理由是修改应当针对审查意见作出，而增加权利要求的方式则通常不被认为是针对审查意见作出。授权程序与确权程序着眼于解决不同的问题，授权程序是对权利要求的布局进行构建，而确权程序中专利权人是对质疑作出应对，确权程序中允许的修改尺度应当严于授权程序，这是由二者的程序分工不同所决定的。在前程序中不允许的修改方式，在无效程序中也不应当允许。因此，参照《审查指南》中实质审查程序的相关规定，专利权人在无效宣告程序中对权利要求进行“进一步限定”时，通常不能增加权利要求或重新撰写权利要求来构建新的层次体系。
（三）目的解释
准确理解“权利要求的进一步限定”式修改，应当以无效程序的价值目标作为指导，立足于授权程序与确权程序不同的功能定位，在保障专利权人合法权益的基础上，关注请求人的对等程序性权利，保护社会公众的信赖利益。首先，增加权利要求，尤其是增加新的独立权利要求，通常会改变原有的权利要求书的层次体系。其次，无效程序的启动是请求人针对授权文本提出无效理由，以每一项权利要求或技术方案为请求无效的单元，专利权人应当针对无效理由作出修改。如果专利权人在一个权利要求的基础上，通过修改重新撰写出多个权利要求，将会超出请求人提出无效请求时的预期，使得请求人面对难以预计的程序负担。最后，授权权利要求的公示作用对于社会公众而言尤为重要。稳定的权利要求书以及有限的、可预期的修改方式，是社会公众明晰专利权利边界、准确评价自身经营活动法律效果的基础。
因此，上述通过文义解释和体系解释得出的对于“进一步限定”式修改的理解，符合无效宣告程序所追求的价值目标。
四、“进一步限定”式修改的适用
综上所述，对“权利要求的进一步限定”应当是：通过在所要修改的权利要求中补入原权利要求书中其他权利要求的一个或多个技术特征，形成一个新的保护范围更小的权利要求，以代替原来的权利要求，原来的权利要求不再保留；修改后的权利要求数量相对于原权利要求书不发生超出预期的变化；并且通常不能增加权利要求或重新撰写权利要求，从而构建出新的权利要求的层次体系。
下列情形，通常不符合“权利要求进一步限定”的要求。
（一）在未对独立权利要求进行修改的情况下，仅增加新的从属权利要求
1.典型情形
某专利，权利要求1为独立权利要求，权利要求2-10都是权利要求1的从属权利要求。请求人的无效宣告理由是权利要求1-10不具备创造性。专利权人未修改原权利要求1-10，而通过对权利要求书中的特征进行组合增加了新的从属权利要求11-15。
2.问题分析
本案中，专利权人在未对原权利要求进行修改的情况下，仅通过对权利要求书中的特征进行组合增加了新的从属权利要求来进一步限定原权利要求。实质上，专利权人未对原独立权利要求或从属权利要求做出任何限定，因为原权利要求在修改行为之后仍还保留，没有体现“以缩小保护范围”的要求。这种修改方式不属于《审查指南》允许的“对权利要求进一步限定”，不能被接受。
（二）同一独立权利要求中分别加入不同的技术特征，形成多个新的独立权利要求
1.典型情形
某专利，其权利要求1-3是产品权利要求，权利要求4-8请求保护生产该产品的装置。请求人提出的无效理由为权利要求1-8不具备创造性。专利权人作出如下修改：修改权利要求1，并增加了新的权利要求9-14，其中权利要求9和12为独立权利要求。修改之后的独立权利要求1=原权利要求1+原权利要求3的部分特征；新的独立权利要求9=原权利要求1+原权利要求4的部分特征；新的独立权利要求12=原权利要求1+原权利要求5。
2.问题分析
本案中专利权人除对原权利要求1作出进一步限定之外，又分别加入两个不同的技术特征到原权利要求1中，从而形成了新的独立权利要求9和12。或者也可以视为，专利权人分别对原权利要求1作出3次进一步的限定，从而形成了新的权利要求1、9、12。
“进一步限定”应当是通过在所要修改的权利要求中补入原权利要求书中的一个或多个技术特征，形成一个新的权利要求，以代替原来的权利要求。本案中，专利权人通过修改，形成了3个新的权利要求。这种修改方式实质上是对权利要求书进行了重新撰写，构建了新的权利要求保护体系，也不符合社会公众对修改的预期，不符合“进一步限定”式修改的要求。
（三）对原权利要求的特征进行重新组合，增加一组或多组新的权利要求
1.典型情形
某专利，权利要求1-12的主题是控制单元，权利要求13-24是控制方法，权利要求25-36是检查系统，权利要求37-48是检查方法。请求人以权利要求1-48不具备创造性为由请求宣告无效。专利权人未修改原权利要求，而是增加了一组新的权利要求49-60，新的独立权利要求49来自于原权利要求的部分技术特征的重新组合。
2.问题分析
本案中，专利权人在对原权利要求的特征进行重新组合的基础上增加了一组权利要求，相当于重新撰写了权利要求书，并没有实现限定、缩小原权利要求保护的范围的目的，这种修改方式不属于《审查指南》所规定的“进一步限定”。此外，这种修改方式也极有可能导致引入原权利要求书中没有的范围，扩大原专利的保护范围，不符合《审查指南》有关“修改原则”的规定。需要进一步指出的是，无论专利权人是否对原权利要求作出修改，类似本案中这样对原权利要求特征进行重新组合从而增加一组或多组新权利要求的修改方式都是不能被接受的。
以上3种情形是在审查实践中比较多见的修改情形，这些情形仅仅是示例性的，而非穷举。原则上讲，凡是属于主动增加权利要求、重新构建保护体系的修改方式，都不符合“权利要求的进一步限定”的本质含义，都是不允许的。
五、结语
《审查指南》规定的“权利要求的进一步限定”式修改，在放宽专利权人在无效宣告程序中修改可能性的同时，也作出了相应的必要限制。有限度的修改方式，是无效宣告程序的定位与功能使然，归根到底是来自于贯彻专利法律制度始终的专利权利与公共利益的平衡。准确理解与适用“权利要求的进一步限定”式修改，能够更好地保护发明创造，彰显权利要求公示作用，保障社会公众的信赖利益，促进专利确权程序和专利侵权纠纷审理程序的高效衔接，进一步促进专利权的保护和运用。（刘铭 刘洋 作者单位：国家知识产权局专利复审委员会）
（编辑：蒋朔）
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