对于涉外定牌加工行为中的商标侵权认定问题，目前知识产权业界一直存在较大争议。但近期，江苏省高级人民法院在上海柴油机股份有限公司（下称上柴公司）诉常佳金峰动力机械公司（下称常佳公司）商标侵权纠纷一案（下称“东风案”）中，首次提出对于国外委托人委托贴牌的商标本身不具有正当性的，国内加工企业应当负有更高的注意义务和避让义务，否则应认定国内加工企业存在过错，构成商标侵权。江苏省高级人民法院在该案中从商标保护的国际视野出发，考虑系争商标在国外的情况，形成了判定涉外定牌加工是否构成商标侵权的独特方法。
国内相关案例探析
上柴公司为“东风”文字和图形组合商标在我国的商标权利人，注册类别为第7类柴油机、内燃机配件商品，核准注册时间为1962年8月1日。常佳公司是一家国内加工企业，与案外人印度尼西亚企业PTADI PERKAS ABUANA公司（下称PTADI公司）于2013年10月1日签订了一份委托书，PTADI公司以“DONGFENG（东风）”商标及标志所有人的身份，委托常佳公司生产附有“DONGFENG（东风）”商标及标志的柴油机及柴油机组件，出口至印度尼西亚进行销售。案外人PTADI公司系在印度尼西亚注册成立的公司，为印度尼西亚“DONGFENG（东风）”商标所有人，核准注册时间为1987年1月19日。2013年10月8日，上柴公司以常佳公司侵犯其享有的注册商标专用权为由，向江苏省常州市中级人民法院提起商标侵权诉讼。此前，上柴公司与PTADI公司就“东风”商标权属争议自2006年起在印度尼西亚法院经过多次诉讼。2011年2月11日，该“东风”商标在印度尼西亚境内的权属经法院判决最终归于PTADI公司所有。
一审法院经审理认为，常佳公司的加工行为未侵犯上柴公司享有的涉案注册商标专用权。但在二审中，江苏省高级人民法院认为，常佳公司明知国外委托人PTADI公司与上柴公司就注册商标“东风”权属争议在印度尼西亚法院曾经过多次诉讼，法院有理由相信作为国外委托人的PTADI公司就注册商标“东风”在印度尼西亚涉嫌恶意抢注，“东风”商标为我国的驰名商标，作为国内加工方的常佳公司并没有尽到更高的注意义务和合理的避让义务。应认定常佳公司存在过错，构成商标侵权行为，并承担相应的民事责任。
就江苏省高级人民法院在判决中认定存在3方主体的涉外定牌加工行为是否构成侵权时所使用的方法，可以被总结为“三步判定法”。首先，考察国内加工企业是否对国外委托人在国外享有注册商标权或者取得合法授权许可、注册商标状况进行审查，即国内加工企业应当明确委托方的主体资格证明、并拥有委托加工合同等法律文件等；其次，明确国内商标权利人和国外商标权利人是否存在利益冲突问题，依据相关法律、条约和诚实信用原则，判定特定主体的商标注册行为是否正当；最后，在完成了对两个有冲突的商标权利人的注册行为的正当性审查后，根据正当性审查的结果判断国内加工商是否尽到了相应程度的注意义务。江苏省高级人民法院在“东风”案中判定涉外定牌加工是否构成商标侵权所采用的方法有一个显著的特点，便考虑了商标域外因素。
我国人民法院在审理包括涉外定牌加工在内的商标纠纷案时，考虑商标域外因素的情形并不多见，而美国对于商标法域外适用的司法实践经验在某些方面可以为我国人民法院提供借鉴。
美国的司法实践
针对涉外定牌加工行为在美国完全有可能因为涉案商标在国外构成商标侵权而受到美国兰哈姆法的规制，最早可追溯到1952年，美国最高法院在Steele v. Bulova Watch Co.案（下称“Bulova”案）中，首次对美国兰哈姆法的域外适用情况作出确认，判决被告构成商标侵权的重要因素，是域外商标具有不正当性且对美国的商业具有实质性影响。后来美国各联邦巡回法院为了避免美国兰哈姆法域外效力的滥用，试图从被告的公民身份、被告行为对美国商业的影响、美国法律与外国法律可能发生的冲突等方面对“Bulova”案所确立的美国兰哈姆法域外效力给出具体的使用标准。
在1956年的Vanity Fair Mills v. Eaton Co.案中，美国联邦第二巡回法院引用了“Bulova”案中法院的观点，并首次对“Bulova”案中所确立的域外适用作出解释，对美国兰哈姆法的域外适用设定了3个必要条件：被告是美国国民，且美国在该国有广泛权利规制本国国民行为；与外国法所确立的商标法不存在冲突；被告的行为对美国的贸易存在实质影响。
在McBee v. Delica Co., Ltd.案中，美国联邦第一巡回上诉法院认为，对于美国兰哈姆法是否可以域外适用可以采取两个判断标准，首先被告是否具有美国国籍，如果被告拥有美国国籍，则可以使管辖权直接成立；如果没有美国国籍，则再判断被告的行为是否对美国的贸易产生实质性的影响。该案并没有对关于与其他国家的商标法是否存在冲突这一要件进行阐述，但美国法院在其他案件中曾指出，正在进行的诉讼和正在进行的商标注册申请都不足以造成美国法与外国法的冲突，只有外国法院已经作出的最终明确判决或已经注册的有效商标，才有可能排除美国法院的管辖权的成立。
通过美国的司法实践可以看出，美国兰哈姆法虽然可以适用于域外的侵权行为，但是这种适用受到很多限制。美国法院对判断兰哈姆法是否可以域外适用确立了不同标准，总体包括：被告是否是本国公民，若是本国公民，也可以直接受本国法律的规制；侵权产品是否会对本国商业造成实质性影响，如果侵权产品未进入本国，不会对本国商业造成实质性影响，美国法院仍然不会保护本国国民在国外的商标权，这是商标权地域性的表现；国外已经最终明确的法院判决或已经注册的有效商标可以排除美国兰哈姆法的域外适用。
域外因素的考量
结合美国兰哈姆法域外适用的司法实践，综合我国涉外定牌加工行为案件的特点，笔者认为，在判定国内企业的涉外定牌加工是否构成商标侵权时所考虑的域外因素，应当包括：第一，原告在产品销售国是否享有商标权。若销售国的商标权并不是原告享有的，而是定牌加工委托人享有的，那么在销售国不可能存在商标侵权行为，在我国的定牌加工行为也不应当构成侵权。第二，国外法院对案件的相关争议焦点是否已经作出过最终明确的司法判决。如针对商标权属纠纷而言，如果国外法院已经明确作出商标权的归属判决，则我国法院应当尊重国外法院的判决。
在“东风”案中，虽然PTADI公司与上柴公司在印度尼西亚就“东风”商标权属曾存在纠纷，但印度尼西亚最高法院通过判决已经明确在印度尼西亚“东风”商标权权属归于PTADI公司，可见其在印度尼西亚境内使用“东风”商标不是一种侵权行为。其次，针对印度尼西亚法院已经作出的最终明确判决，我国人民法院应该维护商标法的地域性原则以及法律的可预见性，并通过司法实践来尊重他国法院对案件作出的判决。
根据我国现阶段的社会发展需求和经济发展状况，对于涉外定牌加工问题，应当避免“一刀切”，但就考虑哪些商标的域外因素及在何种情况下应该考虑域外因素是今后理论和实践需要解决的问题，在根据不同情形个案认定涉外定牌加工是否构成商标侵权时，要正确考虑系争商标在国外的法律状态，不应抽象地利用诚实信用原则及驰名商标的保护制度对此类案件作出认定。（李旭颖 作者单位：华东政法大学知识产权学院）
（编辑：蒋朔）
（中国知识产权报独家稿件，未经授权不得转载。）